Yargıtay, yerel Mahkemelerin davacının markalarıyla ortak olarak “Star” unsurunu içermesi sebebiyle davalı markalarıyla karıştırılma ihtimali yarattığı gerekçesiyle “Mazstar” markasının hükümsüzlüğüne ve Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”) kararının iptaline yönelik yerel Mahkeme kararını onamıştır.
Karıştırılma İhtimali Ortak Zayıf Unsura Bağlı Olarak Doğar Mı?
Uyuşmazlık Geçmişi
Davalı şahıs, TÜRKPATENT nezdinde 29 ve 30. sınıfları kapsayan “MAZSTAR” marka başvurusunu yapmıştır. Davacı şirket, Yıldız Holding Anonim Şirketi (“Yıldız Holding”), 29. ve 30. sınıflarda tescilli “STAR” ibaresini içeren markalarına dayanak bu başvurunun yayınına itiraz etmiştir. TÜRKPATENT’in itirazı nihai olarak reddi üzerine, Yıldız Holding, gerekçe markalarının tanınmışlığı ve taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimaline dayanarak kararın iptaline yönelik dava açmıştır.
Davanın detayları ve analizine geçmeden önce, taraf markaları aşağıdaki tabloda görülebilir:
Davalının davaya konu markası
Dava Süreci
İlk derece Mahkemesi (“Mahkeme”) markaların 29. ve 30. sınıflarda aynı malları kapsadığını, “MAZ” ibaresinin Türkçede bir anlam ifade etmemesi ve davaya konu markayı davalı şirketin gerekçe markalarından görsel, işitsel ve kavramsal olarak farklılaştırmaması sebebiyle davaya konu markanın esas ve ayırt edici unsurunun “STAR” ibaresi olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir (Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, E. 2017/260, K. 2018/127, T. 21.03.2018).
Davalı TÜRKPATENT karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur ve TÜRKPATENT’in istinaf talebi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nce reddedilmiştir (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E. 2018/1087, K. 2019/477, T. 18.04.2019).
TÜRKPATENT’in temyiz kanun yoluna başvurması üzerine uyuşmazlık Yargıtay tarafından incelenmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, TÜRKPATENT’in temyiz talebinin reddine ve BAM kararının onanmasına karar vermiştir (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2019/3006, K. 2020/841, T. 03.02.2020).
Değerlendirme
Yargıtay’ın kararı iki farklı açıdan değerlendirilebilir: (i) “STAR” ibaresinin düşük ayırt edici niteliği, (ii) karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde bütünsel inceleme yapılması gerekliliği.
Somut olayda Yargıtay, davalı markalarındaki “STAR” ibaresinin düşük ayırt ediciliğini göz ardı etmiştir ve markaları oluşturan bütün unsurları dikkate alarak bütünsel bir inceleme yapmamıştır.
TÜRKPATENT’in çevrimiçi sicili 1041 adeti 29 ve 30. sınıflardaki malları kapsayan, 8945 adet markanın “STAR” ibaresini içerdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, “STAR” kelimesinin Türkçede oturmuş bir anlamı bulunmakta ve Türk tüketiciler tarafından da bu kelime yaygın olarak bilinmektedir.
Dolayısıyla, Yargıtay’ın kararı “STAR” kelimesinin sulandırılmış ve düşük ayırt edici nitelikte olması nedeniyle tartışmaya açıktır. Zira, Yargıtay daha önce, markaların esas unsurlarından olsa da, düşük ayırt edici niteliği olan bir kelimeyi ortak olarak içermelerinin karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermeyeceğine karar vermiştir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi CP5 Yakınsaklık Programı’nda (“EUIPO Convergence Programme CP5) markaların düşük ayırt edicilikte bir unsuru ortak olarak içermeleri durumunda, karşılaştırmanın ortak olmayan unsur dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak, markaların bir bütün olarak dikkate alınmaları gerektiğinden, ortak düşük ayırt edici unsurun hiçbir zaman karıştırılma ihtimali yaratmayacağının kabul edilmesi bir hata olacaktır (lanah Fhima and Dev Gangjee, The Confusion Test in European Trademark Law (OUP 2019) 91–92).
Bilindiği üzere, bütünsel inceleme karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin temel prensiplerinden biridir ve ortak unsurun düşük ayırt edici niteliğe sahip olması halinde daha da önemli hale gelmektedir. Ortak olarak düşük ayırt edici niteliğe sahip bir ibareyi içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirilirken, her somut olayın koşullarına göre ortak olmayan unsurların benzerlik üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşım, Yargıtay tarafından da benimsenmiştir.
Ancak, somut olayda Yargıtay, “STAR” harici diğer kelime ve şekil unsurlarını göz ardı etmiştir. Kararda, ortak unsurun düşük ayırt edici niteliğe sahip olmasının neden karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı sorusunun cevaplanması gerekirdi.
First published by Oxford University Press - Journal of Intellectual Property Law & Practice, in 16.02.2021
--------
Güldeniz Doğan Alkan ve Ayşenur Çıtak